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2017年江苏省知识产权十大典型案件之四
【时间: 2018-11-05 】 【作者: 】 【文章来源: 】

  新时代技研株式会社、新时代工程有限公司与八方电气(苏州)股份有限公司发明专利侵权纠纷案 

  提供单位:中国(江苏)知识产权维权援助中心 

  案情介绍: 

  新时代技研株式会社、新时代工程有限公司自20059 30日起,在日本、欧洲、中国等地围绕自行车电动助力组件进行专利布局,该系列专利申请在欧洲、中国、均获得了授权;在中国还以分案申请的形式获得了不止一项专利权。20148月,八方电气(苏州)股份有限公司在德国参加欧洲自行车展会期间,收到了德国杜塞尔多夫地方法院的诉讼状,新时代技研株式会社和新时代工程有限公司诉八方公司侵犯其所拥有的欧洲发明专利EP2143628B1,要求八方公司停止生产、销售并进行赔偿。 

  八方公司对涉案欧洲专利以及其中国同族专利进行检索分析,结合检索结果,考虑市场竞争的重要性,积极进行应对:一方面充分准备答辩、应对专利诉讼,另一方面向欧洲专利局启动异议程序。在此过程中,权利人主动提出希望与八方公司达成庭外和解及专利权交叉许可,但八方公司并未直接接受对方提出的苛刻协议。其后,在欧洲专利局的异议程序中,专利权人主动缩小权利保护范围,涉案专利被维持部分有效。八方公司认为一审判决与欧洲专利局异议决定相互矛盾,一方面积极上诉,另一方面向欧洲专利局申诉委员会提出申诉。权利人以更有利于八方公司的条件再次提出和解。最终,这一历时三年半、横跨多国的诉讼,以和解的方式解决。 

  处理结果: 

  201712月,经长达4个多月的多轮谈判,双方签署了和解协议。权利人迫于异议程序中的不利状况,以撤回侵权诉讼、专利权转让等形式换取八方公司撤回专利异议。 

  案例点评: 

  由于专利侵权诉讼的特殊性,处理该类纠纷要求具备强大法律、技术等资源,考虑到海外市场的各种复杂环境,发生在境外的专利纠纷更对国内企业提出了极高的要求。我国作为自行车大国,每年有大量电动自行车销往欧美;在每年出口到欧洲的电动自行车中,约有70%以上使用八方电气(苏州)股份有限公司的产品,该公司是在欧洲市场上成交量最大的中国企业,在德国、荷兰、美国设有制造、销售的分公司。由于八方公司的涉案产品已在欧洲和美国市场形成极强的竞争优势,因此本起发生在欧洲的专利纠纷是决定相关市场的关键。本案中,由于八方公司积极、坚决的应对态度,迫使对方以和解的方式主动结束了此次诉讼。本案典型意义在于,启示国内企业对于发生在海外的复杂专利纠纷,不仅应积极应对,而且需主动反制,还要充分利用各种程序、不放弃案件细节,以争取有利结果之最大化。 

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